中国企业如何应对美国华盛顿州UCA法案

2011年4月5日，美国华盛顿州通过了一项名为《产品销售—窃取或盗用信息技术》（Sale of Products — Stolen or Misappropriated Information Technology）的《反不正竞争法案》（Unfair Competition Act 简称“UCA法案”），该法案于2011年7月22日正式实施。

UCA法案要求在华盛顿州销售或许诺销售产品的制造商（不论其是否位于美国境内）必须确保其制造产品中使用的信息技术产品（Information Technology，以下简称“IT”）是完全合法的，否则因其不正当地降低成本（使用合法IT的产品成本明显高于使用非法IT的产品成本）而导致的低价销售，将构成不正当竞争。该制造商将会面临支付损害赔偿、禁止销售及货物被扣押等风险。

UCA法案的主要目的是为合法使用IT产品（软件和硬件）的华盛顿州企业提供公平的竞争环境。该法案的实施，表面看是为了制约不正当竞争，但核心是为了保护知识产权特别是版权和商标权，针对的主要是包括中国、印度、巴西、东南亚等在内的全世界的制造企业。而中国作为制造业大国，本法案应该引起中国制造企业的高度重视。

一、UCA法案的主要内容

（一）构成不正当竞争诉讼的条件

1.非法IT产品的定义。“被窃取或盗用的技术信息”是指未经该技术信息产品的权利人或被许可人的授权，违法使用的硬件或软件。包括使用盗版的系统软件和应用软件，及假冒侵权的IT硬件产品等。

2.被告主体。指向华盛顿州销售、许诺销售物品或产品的制造商，不论该制造商是否来自美国或境外。如果制造商不能履行判决，可以要求出售非法制造商产品的第三方（主要是美国的销售商或代理商）承担赔偿责任，但该赔偿责任限于有限的情形和范围。

3.“234标准”。（1）构成“一般竞争性损害”。如果使用非法IT产品根据市场零售价格计算的价值达2万美元或以上，则可能会被使用合法IT产品的同业竞争者提起损害赔偿请求。（2）构成“重大竞争性损害”。如果使用非法IT产品生产销售的产品与合法使用IT产品生产销售的产品零售价之间的差额达到或超过为3％，且该价格差异持续时间超过4个月的时间，则使用合法IT产品的同业竞争者可以向法院申请针对使用非法IT产品生产销售的禁令，或通过对物诉讼扣押货物。

4.提起诉讼的先决条件。如果要对构成不正当竞争的制造商提起诉讼，则先决条件必须是：在接到其使用的IT产品的权利人（包括知识产权所有人、独家被许可人，或权利人的授权代理人）的书面通知后未证明其使用的相关IT产品是合法的，或未在90天内采取有效补救措施的。否则，华盛顿州的总检察长或同业竞争者即可对构成不正当竞争的制造商在该州提起诉讼。

（二）有关诉讼程序的要求

1.有权提起诉讼的原告。华盛顿州的总检察长，或是其产品在华盛顿州有销售或者许诺销售行为的同业竞争者。同业竞争者作为适格的原告应同时满足以下条件：（1）与被告存在直接竞争关系；（2）自身使用合法IT产品；（3）遭受了经济损失，可以所涉及的IT产品的正品零售价格为依据，证实其损失至少为2万美元；（4）如果申请禁令或对物诉讼，其要证明遭受了“重大竞争性损害”。

2.针对非法制造商的救济手段。华盛顿州的总检察长，或是同业竞争者可以要求向华盛顿州法院提出以下诉讼请求：

1）要求损害赔偿。可以主张其遭受的实际直接损失或法定赔偿金，如果非法制造商存在故意（即在“明知”的主观状态下违法），可以主张3倍的惩罚性赔偿金。

2）申请禁令。经证明，非法制造商导致了“重大竞争性损害”，原告可以申请法院禁止该产品在华盛顿州的销售或许诺销售行为。

3）申请扣押产品。如果法院不能对非法制造商获得属人管辖权，则可以继续对非法销售的产品开展对物诉讼，对该产品进行扣押。

3.针对第三方的救济措施

如果制造商不能履行判决，原告可以对出售被控产品的第三方要求赔偿。但该第三方至少满足以下条件：（1）在做出针对违法制造商的判决之前90天或更长时间，第三方收到最初向违法制造商发出的通知；（2）违法制造商为第三方生产了最终产品价值30％或以上的部件；（3）第三方与违法制造商之间存在直接契约关系；（4）该第三方在美国没有因同一侵权/违法行为而受已生效判决或和解协议的拘束。

（三）第三方的积极抗辩及“安全港”制度

UCA法案主要针对违法制造商，但同时鼓励美国的第三方为免除自己的责任，积极督促制造商守法。所以，UCA法案给予第三方一系列包括“安全港”制度在内的积极抗辩权，满足以下条件之一的第三方不承担赔偿责任：

1）第三方是违法制造的产品的最终消费者或最终用户，或最终消费者及最终用户后续的买方；

2）第三方是年收入不超过5000万美元的中小型企业；

3）第三方与违法制造商之间不存在契约关系；

4）第三方满足以下“安全港”条件：

（1）已经书面要求制造商不得或停止使用非法IT的。包括第三方在收到针对制造商的书面判决或权利人的停止侵权通知书副本后180天内，要求制造商书面证明没有非法使用IT的侵权行为；书面要求制造商停止非法使用IT侵权行为；停止向违法制造商进货（除非该行为将违反合同）。

（2）在UCA法案生效之前180天以前已经与制造商签订供货协议，或在收到针对制造商的书面判决或权利人的停止侵权通知书副本后180天内，尽到以下合理商业努力的，包括制造商书面保证或证明没有非法使用IT侵权行为；书面要求制造商停止非法使用IT侵权行为；停止向违法制造商进货（除非该行为将违反合同）。

（3）以实际行为证明已经尽到合理的商业努力的。包括要求制造商签订不得非法使用IT的行为守则，或定期对制造商是否非法使用IT进行核查，或要求制造商提供第三方出具的核查报告等。

同时，为确保第三方充分享有“安全港”制度提供的免责条款，UCA法案规定在该法案颁布后18个月之内，法院将不支持针对第三方的索赔。

二、中国企业如何应对美国华盛顿州UCA法案

UCA法案虽然是美国华盛顿州通过的一个地方法案，但值得注意的是，美国的路易斯安那州也通过了同样的法案，美国的其他州以后也可能会通过此类法案。这是美国利用其作为世界最大经济体和消费市场的影响力保护知识产权的又一项新的法律制裁手段，中国制造企业应早作准备，积极应对。

（一）要高度重视IT产品权利人发出的停止侵权通知

根据UCA法案的规定，如果原告要提起诉讼，必须是制造商在收到IT产品权利人书面侵权通知后90天之内不采取补救措施，如果在90天之内开始用合法IT产品进行替换，则补救期可以再延长90天。所以，相关IT产品权利人势必将在UCA法案生效后，开始向各国制造企业发出符合UCA方案内容的书面停止侵权通知书。

该通知书是该制造企业可能在在美国华盛顿州或路易斯安那州被提起诉讼的前兆，特别是已经有产品在其中任意一个州销售或许诺销售的中国制造业企业，更要引起高度警觉。收到通知书后，企业要积极与IT产品权利人进行沟通和解释，如果确实存在使用非法IT产品行为，应立即停止使用，并通过合法途径进行购买。

如果企业对该通知置之不理，则（1）将满足原告根据UCA法案提起诉讼的条件；（2）将视为故意侵权，面临惩罚性赔偿。

（二） 要预防第三方将风险转移到国内企业

根据UCA法案的规定，在美国境内的第三方为避免自己承担责任，必将与中国制造商重新约定合作条件，这些措施包括但不限于：（1）在买卖或加工协议中约定或重新约定，制造商有使用合法IT产品的义务，督促中国制造企业使用合法IT产品，以尽其“合理的商业努力”；（2）要求中国企业出具使用合法IT产品的承诺函或第三方核查证明；（3）要求中国企业允许其进入企业内部对是否使用合法IT产品进行核查。这将比较类似于很多跨国公司为履行企业社会责任而要求其授权制造企业在环境保护和劳工保护方面满足一定的合同义务和核查要求。

如果中国企业违反上述约定，则在美国境内的第三方可借中国企业违约为由，拒绝支付货款，或要求中国企业支付诉讼风险保证金等。更有甚者，在信用证贸易项下，使用合法IT产品的承诺函或第三方核查证明将可能作为单证提交。如果中国企业不能提供该单证，或单证与要求不符，信用证项下的款项将被合法拒付。如果中国企业对此处理不当，可能会陷入信用证“软条款”的陷阱。例如，信用证约定：“卖方应提供经买方确认的符合UCA法案规定的第三方机构出具的IT合法性核查证明”。如果买方不确认，或买方认为该核查证明不符合UCA法案要求，则信用证项下的款项将可能被合法拒付。

（三）中国企业应尽快全面实现软件的正版化

UCA法案的核心是认为，制造企业如果使用盗版软件，则产品成本低，从而市场零售价可以降低，这对美国同业竞争者是不公平的。所以，要避免因非法使用IT，给自己带来诉讼风险或市场风险，必须全面实现软件正版化，从根本上消除由此带来的商业隐患。同时，率先全面实现软件正版化的企业，可能会得到美国第三方的优先青睐，为自己带来商机。对于本身正版化工作比较扎实的企业，也可以充分利用上述法案提供的维权机制，对仍在使用非法IT产品进行不正当竞争的企业采取法律手段，维护公平竞争的市场机制并在美国维护或进一步扩大其市场份额。

对中国制造企业来说，UCA法案，既是风险，也是机遇。